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解析美國專利法修改后的新規(guī)定

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　　2011年9月16日，美國總統(tǒng)奧巴馬簽署了對美國專利法進行重大變革的《美國發(fā)明法案》(AIA)。該法案對美國專利法做出4項根本性改變：將“先發(fā)明制”改成“發(fā)明人先申請制”；增加4種對專利有效性提出質(zhì)疑的新程序；擴展某些侵權(quán)抗辯，并取消或弱化某些抗辯；取消一些可授予專利權(quán)的主題。本文結(jié)合作者的經(jīng)驗，解析新法中的一些規(guī)定，希望能幫助中國申請人熟悉這次美國專利法的修改。

　　AIA定義了兩類現(xiàn)有技術(shù)：即新專利法第102(a)(1)款，“在本發(fā)明的有效申請日以前，記載在專利、公開出版物形式中，或公開使用、銷售或以其他方式為公眾所知”的技術(shù)；及新專利法第102(a)(2)款，“記載在本發(fā)明的有效申請日以前有效提交的專利或?qū)＠暾堉小钡募夹g(shù)。而上述條款都適用有關(guān)“寬限期”的規(guī)定，即在申請日前一年內(nèi)，申請人公開或基于申請人信息公開內(nèi)容中的技術(shù)，不屬于現(xiàn)有技術(shù)。

　　盡早和經(jīng)常申請

　　2013年3月16日以后,“現(xiàn)有技術(shù)”定義的范圍在某些方面比當(dāng)前定義的范圍更加寬泛。因此，申請人可在此之前盡可能提交申請。如果申請文件包含不享有2013年3月16日之前優(yōu)先權(quán)的權(quán)利要求，那么整個申請將適用新法。在這種情況下，可能會發(fā)生一些有趣的情況。例如，申請人可能會提出混合申請，即包含2013年3月16日之前和2013年3月16日之后的權(quán)利要求，這時，申請人可利用舊法和AIA的適用條件，來控制適用于自身專利申請的現(xiàn)有技術(shù)。

　　加速審查

　　(Accelerated Examination)

　　美國專利商標(biāo)局為某些類型的發(fā)明提供加速審查程序。AIA使得該程序的適用范圍更加廣泛，但收費也更昂貴。

　　授權(quán)前提交

　　(Preissuance Submissions)

　　“授權(quán)前提交”程序，即競爭對手的專利申請還在審查階段時，公眾就可以向美國專利商標(biāo)局提交現(xiàn)有技術(shù)供審查員參考。該規(guī)定可以用來監(jiān)測競爭對手。

　　雙方復(fù)審

　　(Inter Partes Reexamination)

　　相對于“單方復(fù)審”，挑戰(zhàn)專利有效性的質(zhì)疑人在“雙方復(fù)審”程序中獲得勝利的幾率更高。質(zhì)疑者在后一程序的獲勝率約為前一程序的6倍。2012年9月16日之后，“雙方復(fù)審”程序?qū)⒏臑椤半p方重審”程序(Inter Partes Review)。

　　單方復(fù)審

　　在2013年3月16日之后, “單方復(fù)審”仍然有效，但在程序進行階段不允許質(zhì)疑者參加。審查標(biāo)準仍為可專利性的實質(zhì)性新問題(a substantial new question of patentability)。

　　權(quán)利重授(Reissue)

　　新專利法仍然保留“權(quán)利重授”程序。盡管專利權(quán)人必須對其糾正的錯誤進行確認，但不再需要聲明該錯誤的出現(xiàn)并非源于故意欺騙。

　　記錄保存(Recordkeeping)和溯源程序(Derivation)

　　根據(jù)AIA，申請人可能會被要求提供證明其發(fā)明構(gòu)思、在先使用或在先銷售的證據(jù)，因此，保持良好的研發(fā)記錄對申請十分重要。

　　“抵觸程序”不再適用專利和有效申請日為2013年3月16日或之后的專利申請?！鞍l(fā)明人先申請制”實施后提交的申請適用溯源程序。除了創(chuàng)意，新專利法要求對正在審查和未經(jīng)授予專利權(quán)的專利申請的源頭進行證明。溯源程序必須在授予專利權(quán)后一年之內(nèi)提交。

　　授權(quán)后重審(Post-Grant Review)和商業(yè)方法重審(Business Method Review)

　　啟動“授權(quán)后重審”程序的時間為專利權(quán)授予之日起9個月以內(nèi)，啟動此程序可以基于任何無效理由，如缺乏實用性、主體不適格、公開不充分、不確定性等。自2012年9月16日起，公眾可以通過“授權(quán)后重審”的形式，對商業(yè)方法專利提出質(zhì)疑。對于其他主體，可以在2013年3月16日或之后提出質(zhì)疑。在商業(yè)方法審查程序有效期間，公眾可以在專利權(quán)授予后的任何時候申請啟動“商業(yè)方法重審”。然而，“授權(quán)后重審”和“商業(yè)方法重審”禁止提請人在民事訴訟中再次提出審查過程中提出過的或可能提出的問題。

　　雙方重審

　　(Inter Partes Review)

　　“授權(quán)后重審”程序必須在專利權(quán)授予之日起9個月內(nèi)提出，而“雙方重審”程序只能在專利授權(quán)日起9個月之后提出。此外，“雙方重審”程序只能在“授權(quán)后重審”程序終止后申請啟動。如果第三方訴提請人侵權(quán)，該提請人提出“雙方重審”程序的時間必須是被訴1年內(nèi)?！半p方重審”適用于AIA生效日之前或之后授權(quán)的所有專利，但只能以專利和印刷出版物為現(xiàn)有技術(shù)。提出“雙方重審”的申請人必須結(jié)合一個或多個獲得專利保護的權(quán)利要求，適當(dāng)闡述其不具有專利性的理由。

　　在先使用權(quán)

　　“在先使用”一直以來被看作是一種公平的抗辯，AIA將這種在先使用抗辯擴展到所有類型的專利。

　　補充審查

　　根據(jù)AIA，專利權(quán)人可在獲得專利權(quán)后主動提交現(xiàn)有技術(shù)信息，要求美國專利商標(biāo)局進行補充審查，以履行披露與其發(fā)明技術(shù)相關(guān)信息的義務(wù)。如果該信息在“補充審查”階段被參考、重新考慮并以此為依據(jù)修正專利申請審查的結(jié)果，它將不能成為欺詐或不正當(dāng)行為起訴的依據(jù)。但需要注意的是，這種由“補充審查”提供的“免疫保護”是很有限的。“補充審查”自2012年9月16日起正式實施。